智慧財產權發展趨勢與重要問題研究

第1篇 智慧財產權保護之國際發展趨勢
　．智慧財產解析──如何有效處理與創造最大價值∕3
　．WTO架構下智慧財產權之發展與變革∕16
　．網路著作權之保護與發展趨勢∕41
　．商標與網域名稱之發展趨勢∕61

第2篇 從案例看智慧財產權發展
　2-1 從重要專利案例看專利法發展
　　．影響專利侵害認定的判決：從Festo判決看均等論的未來∕95
　　．開創電子商務專利的判決：State Street判決影響電子
　　　商務的未來∕106
　　．生物專利保護的問題：從Charkarbarty到基因專利∕119
　　．經濟冷颼颼期貨熱滾滾──改寫商業方法專利遊戲規則∕138
　2-2 從重要商標案例看商標法發展
　　．Victoria’s Secret案引出的著名商標保護與商標淡化的
　　　新轉折∕155
　　．從誠品案談著名商標的取得與維護∕169
　2-3 從重要著作權案例看著作權法發展
　　．著作權法合理使用的挑戰：從Sony到Campbell案∕187
　　．Feist v. Rural Telephone案：影響編輯著作及資料庫
　　　保護的判決∕207
　　．訊框連結是否侵害著作權？Kelly v. Arriba的啟示∕222
　　．從Tashini案看網路著作權之保護∕233
　　．Altai v. Computer Associates：美國電腦軟體法律峰迴
　　　路轉的關鍵判決∕242
　　．從核四民調爭議看數字有著作權嗎？∕253
　2-4 從其他案例看智慧財產權法之發展
　　．從Cadence案論美國對營業秘密的保護新趨勢∕269
　　．產品設計與仿冒的對決：Wal-Mart案導出對產品設計保護的
　　　新境界∕280
　　．水貨進口是否構成仿冒？從美日兩國最高法院之判決
　　　談起∕292
　2-5 智慧財產權與公平法
　　．行政和解使微軟壟斷地位更鞏固∕307
　　．微軟行政和解了，那以後呢？∕309
　　．微軟行政和解要約書∕314

第3篇 智慧財產權重要問題之探討
　．專利陰影下的台灣科技產業∕325
　．著作權談判不應成為台美貿易談判的犧牲品∕330
　．著作權法過於嚴峻恐造成司法正義扭曲∕339
　．複製蘋果iTunes創新──著作權法修正為線上音樂找生機∕342
　．企業界不容忽視營業秘密的法律風險∕361
　．美國實施經濟間諜法國內廠商面臨考驗∕367
　．從台灣加入WTO之承諾看台灣智慧財產權之回溯保護問題∕383

附錄∕393

序

　　在全球化科技浪潮排山倒海席捲而來的當下，智慧財產權已經是無可迴避，也無從迴避的議題。只有能掌握關鍵智慧財產權，並能運用及創造收益的一方，才能在市場競爭中脫穎而出。而且若擁有智慧財產權，還可以運用智慧財產權作為競爭工具，甚至嚇阻競爭對手，或是作其他加值運用。

　　以國內也是國際智慧型手機大廠宏達電（HTC）為例，二○一○年似乎是宏達電的訴訟年，最主要的原因就是因為該公司日趨成長，不但其品牌已經壯大，為消費者所熟知，且因軟體應用研發能力強，故能配合微軟與Google的平台，以機海戰術推出大量智慧型手機，進而威脅到其他的大廠，也因此智財訴訟乃成為不可避免的問題。

　　例如蘋果首先控告宏達電侵犯20項iPhone相關專利，以拖延宏達電侵蝕其智慧手機市場，並進而暗打Google。另一家美國專利公司St. Clair也來湊熱鬧，以宏達電其侵犯6項電腦功能管理專利為由，在德拉瓦州聯邦法院對宏達電、蘋果及RIM（黑莓機）等3家手機製造商提起訴訟。就蘋果侵權控訴一案，宏達電也因具有自己的智慧財產權，故迅速做出反擊，反控蘋果違反專利侵權訴訟，請求禁售iPhone、iPad。從宏達電的例子可以清楚的得知，在智慧財產權發展日盛的今日，此種大打專利戰的新興商業模式將會屢見不鮮。更不用說像專利流氓、專利池、證券化與其他授權模式日新月異，如雨後春筍般的出現。但是不論其形態為何，其目的都相同，就是在於極大化其價值，並利用智慧財產權延伸其他的商業應用，可見智慧財產權對業者之影響與重要性。

　　雖然智慧財產權（IP）有專利、商標、著作權與營業秘密等不同的類型，但是這些不同的權利類型卻有著共同的特質，那就是它們都是透過人類的心智活動與創造力的運用而產生，並受到法律的保護。而保障智慧財產權法制之立法，就在於透過法律，提供創作人或發明人專有排他的權利，使其得自行就其智慧成果加以利用，或授權他人利用，以獲得經濟或名聲上回報，進而鼓勵創作發明人完成更多更好的智慧成果，以供社會大眾之利用，進而提昇人類經濟、文化及科技之發展。

　　而智慧財產權與其他企業界所熟悉的有形資產相比，最大的特色，就是它並無一定的形體，與其他必須要藉助有體物方能表現出來的有體財產權相較，智慧財產權具有更寬廣的面向，也使得智慧財產權能夠透過各種商業模式加值利用。

　　而就目前台灣的產業生態而言，雖然已經重視智慧財產權，但是僅重視還不足以為恃，更急需面對的，就是如何保障研發創新結果以及開拓智財相關應用的實際作為。畢竟，台灣廠商若要脫離代工→賺錢→被控侵權→發展受阻、競爭力下滑的宿命，不但必須掌握自主研發的關鍵技術，更要借力使力，利用智慧財產權開拓下游的出海口，進而直接掌握客戶，而非仰人鼻息。

　　此外，從國際趨勢對照目前台灣對於智慧財產權的關注程度及實務上發展，也在在令人感到憂心，特別是國外企業不但只是單純的累積智慧財產權（特別是專利），也已經開始運用這些累積的專利作進一步的加值利用。但是台灣企業囿於規模及經營理念型態等，不但基礎專利無法與跨國企業相提並論，政府也沒有整體的規劃，以致台灣雖然投入大量的研發經費並取得許多的專利，但是在技術貿易方面卻是一直處於逆差，以致投入與產出比難以比擬。例如根據二○○九年工業總會白皮書所載，二○○八年我國專利、商標的權利金收入不足2億美元，比二○○○年的3.7億美元還少，但支付給外國人的權利金，卻高逾30億美元。

　　相對的，其他國家在累積智慧財產權之後，往往其技術貿易會有很大的改善。例如美國二○○八年享有5,220億美元的服務輸出，其中半數即來自權利金及相關金融服務的收入；而亞洲國家中南韓服務輸出排名第15、日本第5、香港第12、新加坡第17，皆領先台灣10名以上。更直接的來看，我國技術貿易逆差值在一九九八至二○○二年間每年約為新台幣350億，二○○四年擴大為430億元。二○○七年逆差更達到484億元，技術貿易收支比0.26，低於先進國家與南韓（約0.4）等國。由此觀之，我們不但遜色於主要競爭對手韓國許多，更顯示出台灣智慧財產權相關配套失衡、產業未能實質升級的窘況。

　　但是弔詭的是，台灣的創新能力與專利數量卻無法與此等技術逆差等量齊觀。例如台灣雖擁有豐沛的高素質研發人力，學術的基礎訓練紮實且創意十足，例如二○○九年5月英國經濟學人智庫（EIU）公佈「全球創新競爭力評比報告」，二○○七至二○一一年台灣創新力全球排名第6位，亞洲為僅次於日本排名第2位，顯示台灣創新能力受到國際肯定。此外，台灣也提供具有高度競爭力的租稅環境，例如台灣不僅將企業的營利事業所得稅降至17%，產業創新條例的通過，更提供企業於研發投資金額15%內可於當年度抵減最高30%營利事業所得稅額的租稅優惠，政府也積極推動各種計劃、例如SBIR、「智慧財產流通運用計畫」等來鼓勵創新研發，但是卻仍然有此等問題，就不可忽視其中的警訊。

　　這是因為雖然政府投入大量資源，並推動各種計劃，使得台灣成為政府所稱的世界第四大專利強國，但問題之所以持續未能改善的主要問題，就在於廠商研發重點在於降低成本而非創造價值，而政府則往往著重於上游研發的投入，而身負全國教育大計的教育部，更是僅著重對於上游人才的投入，對於中游的智財保護佈局與策略人才，以及下游的智財利用、商業化所需的人才則吝於投入資源，使得台灣雖有很強的上游創新能力，但是缺乏高品質的中下游保護與應用的人才與上游的研發創新配合，以致台灣雖然所取得的專利數量雖多，可是質量抱歉，更絕少關鍵技術或基礎專利，使得業者仍必須向國外專利權人支付大量的權利金。　　相反的，若是教育部能改變目前的政策，不再僅專注於上游研發人才的培養，而將一小部分的教育資源投入到中游智財保護與佈局人才，以及下游商品化相關人才（例如融資、評價、行銷、銷售與加值等）的培養，不但可以解決目前台灣專利數量眾多但是品質很抱歉的問題，台灣目前企業所遭遇到的困境也應該可以迎刃而解。

　　看完國際間智財發展趨勢後，配合此等國際趨勢，本書特別在第一章增加「智慧財產權保護之國際發展趨勢，智慧財產解析──如何有效管理與創造最大價值」一文，從智慧財產權保護趨勢探討其未來發展面；而就最新專利案例發展，特在第二章「從重要專利案例看專利法發展」部分增加「經濟冷颼颼期貨熱滾滾──改寫商業方法專利遊戲規則 」一文；最後在第三章就著作權部分新增「智慧財產權重要問題之探討，複製蘋果iTunes創新──著作權法修正為線上音樂找生機」，針對新興的線上商機，以及現今音樂市場不振可否藉法律修正而有所改變加以討論。

　　另外，鑑於近年相關法律屢次修正，以及便利讀者並使讀者省去查閱之苦，茲附上最新修正之著作權法、專利法、商標法等法條便供卓參。另，最新專利法修正草案（政院提出之版本）於2010年6月業已通過一讀，倘若能順利三讀完成修法，其修正將會對台灣專利發展有重大的影響，例如導入復權規範、採行國際耗盡原則、明確界定專屬授權相關規定等，將會對專利領域帶來不少影響。故亦附上修正條文草案，以方便讀者掌握最新專利修法趨勢。

　　由於智慧財產之海浩瀚無垠，加以相關領域隨著法規變遷與法院判決而變遷迅速，縱窮盡一切學識，亦不敢言已窺其全貌。雖忝為法學教授，然才疏學淺，難免有掛漏謬誤之處；尚祈各方賢達不吝加以指正，以作為日後修正之參考！

馮震宇　謹識於智慧財產權研究所
二○一○年十一月二十八日